como escolher um advogado de patentes
o que você deve procurar em um advogado de patentes?
recentemente, procurei online profissionais em um campo específico para auxiliar em um novo empreendimento comercial. Com apenas uma compreensão limitada deste campo, entrei em contato com alguns indivíduos qualificados com credenciais que cobrem o nicho que eu queria seguir. Esse processo de contratação me fez pensar no que os clientes em potencial podem sentir ao entrar em contato comigo para discutir um assunto de PI. Meu senso natural de apreensão ao falar com profissionais encontrados online também me lembrou do ceticismo de clientes em potencial durante minhas consultas iniciais gratuitas. Portanto, deixe-me oferecer alguns princípios orientadores para encontrar um advogado de patentes que possa ajudá-lo a decidir se nossa empresa é adequada.
Eduque-se sobre o básico de patentes primeiro
você sabe a diferença entre patentes de design e patentes de utilidade? Este é o dever de casa que você deve fazer por conta própria antes de falar com um advogado de patentes. Estar mais preparado antes de uma ligação levará a uma conversa mais produtiva com um advogado de propriedade intelectual em potencial.
está tudo bem se você ainda tiver dúvidas sobre o básico das patentes. Sinta-se à vontade para fazer perguntas gerais sobre PI e ver se o advogado de patentes reserva um tempo para explicar quaisquer nuances ou distinções sutis nos direitos de PI. Se você não entender o que eles estão dizendo, A comunicação pode ser um problema se você contratar esse advogado de patentes.
se as consultas iniciais forem gratuitas, como as minhas, elas serão apreciadas quando você respeitar o tempo do advogado de patentes. Depois de 20 anos praticando a lei de patentes, geralmente posso sentir se um cliente em potencial leva a sério a busca da PI. Faça perguntas atenciosas que o ajudarão a determinar se o possível advogado de IP será um bom ajuste. Se você não sabe o que perguntar, continue lendo.
quais são as perguntas perspicazes para fazer a um advogado de patentes?
se você está considerando uma patente de utilidade, aqui estão as perguntas sugeridas para pedir um advogado de patentes:
- o advogado está registrado para praticar antes do USPTO? Caso contrário, eles podem se manter como advogados de PI (por exemplo, registros de marcas registradas e direitos autorais), mas não podem processar pedidos de patente.
- o advogado de patentes e sua empresa de PI cobram taxas fixas?
- o advogado de patentes fornecerá uma cotação de taxa fixa para o depósito inicial de seu pedido de patente de utilidade não visional?
- uma pesquisa de patenteabilidade (pesquisa de novidade) faz sentido para sua invenção específica?
- o advogado de patentes recomenda entrevistas com examinadores para responder a rejeições?
- faria sentido buscar estratégias para agilizar ou agilizar o pedido de patente de utilidade?
- se você não entende como as reivindicações de patentes funcionam, pergunte sobre a diferença entre reivindicações independentes e reivindicações dependentes.
- se as patentes estrangeiras são desejadas, o advogado de patentes tem experiência com pedidos internacionais de PCT e relações de trabalho com associados estrangeiros em seus países desejados?
- quais são os custos brutos do depósito inicial e os custos contínuos de processo após o depósito inicial?
- se você estiver considerando marcas além de patentes, pergunte sobre os custos de marca e se o advogado de PI tem alguma experiência com oposições e cancelamentos de marcas registradas.
evite resultados prometidos ou garantias
isso pode parecer um copout. Se um advogado de propriedade intelectual não garante nenhum resultado, parece que eles não são responsáveis pelo resultado do caso. Isso pode ser verdade. Mas, eu acho que o oposto é muito pior-se um advogado de IP promete um resultado que está conscientemente fora de seu controle, então o advogado está sendo desonesto.
a realidade é que seu advogado, por mais zeloso que seja, não pode controlar como um examinador do USPTO avaliará seu pedido de patente, especialmente se for um pedido de utilidade. Talvez a previsão mais segura seja que há quase 90% de chance de que um pedido de patente de utilidade receba uma ação de escritório, dependendo do tipo de tecnologia e da unidade de arte específica no USPTO responsável por examinar seu pedido.
você precisa de um NDA para a consulta inicial?
os advogados de patentes estão vinculados a obrigações de confidencialidade que se aplicam até mesmo a clientes em potencial. Como uma política firme, nós não assinem acordos de confidencialidade com potenciais clientes, porque:
- como advogados, que já estão obrigados a manter as comunicações com os clientes em potencial confidencial; e
- se um cliente em potencial não envolver-nos, nossa empresa deve ter a liberdade de trabalhar com outros clientes em um determinado espaço/campo/setor/tecnologia sem restritivas obrigações contratuais para com os não-clientes.
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Vic Lin
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