Comment choisir un Mandataire en brevets
Que devriez-vous rechercher chez un mandataire en brevets?
Récemment, j’ai cherché en ligne des professionnels dans un domaine particulier pour les aider dans une nouvelle entreprise. Avec une compréhension limitée de ce domaine, j’ai contacté quelques personnes qualifiées avec des références couvrant le créneau que je voulais poursuivre. Ce processus d’embauche m’a amené à réfléchir à ce que les clients potentiels pourraient ressentir lorsqu’ils me contactent pour discuter d’une question de PI. Mon sentiment naturel d’appréhension lors de la conversation avec des professionnels trouvés en ligne m’a également rappelé le scepticisme des clients potentiels lors de mes premières consultations gratuites. Permettez-moi donc de vous donner quelques principes directeurs pour trouver un conseil en brevets qui pourrait vous aider à décider si notre cabinet convient.
Renseignez-vous d’abord sur les bases des brevets
Connaissez-vous la différence entre les brevets de conception et les brevets d’utilité? Ce sont des devoirs que vous devriez faire vous-même avant de parler à un conseil en brevets. Être mieux préparé avant un appel mènera à une conversation plus productive avec un éventuel avocat en propriété intellectuelle.
Ce n’est pas grave si vous avez encore des questions sur les bases des brevets. N’hésitez pas à poser des questions générales sur la propriété intellectuelle et à voir si le conseil en brevets prend le temps d’expliquer des nuances ou des distinctions subtiles dans les droits de propriété intellectuelle. Si vous ne comprenez pas ce qu’ils disent, alors la communication peut être un problème si vous deviez engager cet avocat en brevets.
Si les premières consultations sont gratuites, comme les miennes, elles seront appréciées lorsque vous respecterez le temps du conseil en brevets. Après 20 ans de pratique du droit des brevets, je peux généralement sentir si un client potentiel souhaite sérieusement poursuivre des activités de PI. Posez des questions réfléchies qui vous aideront à déterminer si le futur avocat en propriété intellectuelle vous conviendra. Si vous ne savez pas quoi demander, lisez la suite.
Quelles sont les questions pertinentes à poser à un conseil en brevets?
Si vous envisagez un brevet d’utilité, voici des questions suggérées à poser à un conseil en brevets:
- L’avocat est-il inscrit pour exercer devant l’USPTO? Si ce n’est pas le cas, ils peuvent se présenter en tant qu’avocats en propriété intellectuelle (par exemple, dépôt de marques de commerce et de droits d’auteur), mais ils ne peuvent pas poursuivre les demandes de brevet.
- Le conseil en brevets et son cabinet de propriété intellectuelle facturent-ils des honoraires forfaitaires?
- Le conseil en brevets fournira-t-il un devis forfaitaire pour le dépôt initial de votre demande de brevet d’utilité non provinciale?
- Une recherche de brevetabilité (recherche de nouveauté) a-t-elle un sens pour votre invention particulière?
- Le conseil en brevets recommande-t-il des entretiens avec des examinateurs pour répondre aux refus?
- Serait-il judicieux de poursuivre des stratégies pour rationaliser ou accélérer la demande de brevet d’utilité?
- Si vous ne comprenez pas le fonctionnement des revendications de brevet, renseignez-vous sur la différence entre les revendications indépendantes et les revendications dépendantes.
- Si des brevets étrangers sont souhaités, le conseil en brevets a-t-il de l’expérience avec les demandes internationales PCT et les relations de travail avec des associés étrangers dans les pays que vous souhaitez?
- Quels sont les coûts approximatifs du dépôt initial et les coûts de poursuite en cours après le dépôt initial?
- Si vous envisagez des marques en plus des brevets, renseignez-vous sur les coûts des marques et si l’avocat en propriété intellectuelle a une expérience quelconque des oppositions et des annulations de marques.
Évitez les résultats promis ou les garanties
Cela peut sembler un copout. Si un avocat en propriété intellectuelle ne garantit aucun résultat, il semble qu’il ne soit pas responsable de l’issue de l’affaire. C’est peut-être vrai. Mais, je pense que le contraire est bien pire – si un avocat en propriété intellectuelle promet un résultat qui échappe sciemment à son contrôle, alors l’avocat est malhonnête.
La réalité est que votre avocat, aussi zélé soit-il, ne peut pas contrôler comment un examinateur de l’USPTO évaluera votre demande de brevet, surtout s’il s’agit d’une application utilitaire. La prédiction la plus sûre est peut-être qu’il y a près de 90% de chances qu’une demande de brevet d’utilité reçoive une action du Bureau, selon le type de technologie et l’unité artistique particulière de l’USPTO responsable de l’examen de votre demande.
Avez-vous besoin d’une NDA pour la consultation initiale?
Les conseils en brevets sont tenus à des obligations de confidentialité qui s’appliquent même aux clients potentiels. En tant que politique ferme, nous ne signons pas d’accords de confidentialité avec des clients potentiels car:
- en tant qu’avocats, nous sommes déjà tenus de garder confidentielles les communications avec des clients potentiels; et
- si un client potentiel ne nous engage pas, notre cabinet doit avoir la liberté de travailler avec d’autres clients dans un espace / domaine / secteur / technologie particulier sans obligations contractuelles restrictives envers les non-clients.
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Vic Lin
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