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Comment puis-je savoir si un brevet américain est toujours en vigueur?

Un brevet peut être exécuté à compter de la date à laquelle il est délivré par l’USPTO (sa  » Date de délivrance ») et pour toute la durée de sa durée, à moins qu’il n’expire plus tôt. Après l’expiration du brevet, l’invention est accessible à tous.

Pour déterminer si un brevet est toujours en vigueur, vous aurez besoin d’accéder au site Web de l’USPTO. Vous pouvez trouver la plupart des informations dans l’affichage textuel, mais pas toutes. Vous devrez regarder l’image du brevet, qui est au format PDF. Vous pouvez également consulter le brevet dans le système espacenet de l’Office européen des Brevets ou dans Google Patents et récupérer le même texte et la même image PDF. Utilisez le système que vous trouvez le plus facile pour vous.

Remarque : L’USPTO a mis au point une feuille de calcul d’estimateur de terme de brevet. Le programme vous permet d’estimer la durée du brevet en remplissant des informations dans une feuille de calcul Microsoft Excel – consultez le site Web de l’USPTO pour obtenir des instructions et une copie de la feuille de calcul.

Pour déterminer vous-même si un brevet est toujours en vigueur, procédez comme suit :

Raccourci : Brevets d’utilité dont les numéros sont inférieurs à 5 000 000

Si le brevet est un Brevet d’Utilité d’origine (pas un Brevet de Conception (le numéro commence par  » D » ou « Des ») ou un Brevet d’usine (le numéro commence par « P » ou  » Plt « ) ou une réédition d’un Brevet d’Utilité (le numéro commence par Re)) et le numéro du brevet est 4,999,999 ou moins – arrêtez-vous ici. Tous ces brevets ont expiré au plus tard le 31 août 2010. Si ce raccourci ne s’applique pas, vous devrez suivre la procédure ci-dessous.

Commencez par le terme de brevet de base

Appelez le brevet sur la base de données des brevets de l’USPTO, le système espacenet de l’Office Européen des Brevets ou dans Google Patents, si vous n’en avez pas déjà une copie imprimée. Si vous avez besoin d’aide pour lire le brevet, consultez notre page  » Comment lire la première page d’un brevet « .

Les brevets d’utilité et les brevets végétaux fondés sur des demandes déposées après le 8 juin 1995 (date de dépôt réelle, et non la date de priorité) ont une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt aux États-Unis* de la première demande non provisoire** dans la chaîne de filiation sur laquelle le brevet est fondé. Pour plus de détails sur le fonctionnement de ce calcul, consultez notre page  » Chronologie des brevets « .

Les brevets d’utilité et les brevets végétaux fondés sur des demandes en instance le 8 juin 1995 (date de dépôt réelle, et non la date de priorité), ainsi que tout Brevet d’Utilité ou de plante délivré le 7 juin 1978 ou après cette date et n’ayant pas expiré avant le 8 juin 1995, ont une durée mesurée par la plus longue des 17 ans à compter de la date de délivrance ou des 20 ans à compter de la date de dépôt aux États-Unis* de la première demande non provisoire** de sa chaîne de filiation.

*= Par  » date de dépôt aux États-Unis », nous entendons que si la demande américaine revendique la priorité d’une demande étrangère déposée antérieurement (c’est-à-dire qu’elle bénéficie d’une date de dépôt dans un office des brevets étranger aux fins de déterminer ce qu’est l' » état de la technique »), c’est la date de dépôt effective de la première demande à l’USPTO qui commence la période de 20 ans, et non la date de dépôt de la demande étrangère.
REMARQUE: Si le brevet est fondé sur une demande PCT, la  » date de dépôt aux États-Unis » de la demande PCT est sa Date de dépôt international (indiquée sur le brevet sous la rubrique  » Dépôt PCT »), et non la date à laquelle elle est entrée au stade national (rubrique  » Date 371″).

** = Par « non provisoire », nous entendons, enfin, pas provisoire. En d’autres termes, si le brevet revendique le bénéfice de la date de dépôt d’une demande provisoire, cette date de dépôt provisoire ne fait pas courir la durée***. Vous regardez la date de dépôt réelle de la demande de brevet d’utilité pour déterminer la durée du brevet. Toutefois, si le brevet était une continuation, une continuation partielle ou une division d’une demande de brevet  » ordinaire  » antérieure, c’est la date de dépôt de la première demande de brevet  » ordinaire  » antérieure qui est utilisée pour calculer la durée du brevet.

***= Note supplémentaire (merci à Stephen Nipper de l’avoir souligné) – dans le cas peu probable où le demandeur choisirait de convertir la demande provisoire en une demande « régulière » au titre du 37 CFR 1.53(c)(3), au lieu de suivre la procédure habituelle et de déposer une nouvelle demande de service public revendiquant le bénéfice du provisoire, la date de dépôt provisoire commence le terme. C’est l’une des raisons pour lesquelles il ne faut JAMAIS utiliser cette procédure – et le règlement de l’USPTO l’établissant le dit spécifiquement. Néanmoins, il pourrait y avoir des brevets qui sont basés sur des dispositions converties, et si c’est le cas, leur durée est jusqu’à un an plus courte qu’il n’y paraît autrement.

Les brevets d’utilité et de plante délivrés avant le 7 juin 1978 avaient une durée de 17 ans, mesurée à partir de la date de délivrance, et ont tous expiré.

Les brevets de conception délivrés sur des demandes déposées avant le 13 mai 2015 ont une durée de 14 ans, à compter de la date de délivrance.

Les brevets de conception délivrés sur des demandes déposées le 13 mai 2015 ou après cette date ont une durée de 15 ans, à compter de la date de délivrance.

Notez que certains sites Web ont signalé que le changement pour les brevets de conception à une durée de 15 ans était en vigueur le 18 décembre 2013. Il s’agit d’une erreur basée sur une mauvaise interprétation de l’annonce originale du Federal Register. Le changement est entré en vigueur le 18 décembre 2013, soit trois mois après le dépôt par les États-Unis d’un document à l’OMPI relatif à la Convention de La Haye. Le dépôt n’a eu lieu que le 13 février 2015, le changement s’est donc produit trois mois après.

La durée de ce brevet est-elle liée à la durée d’un autre brevet ?

Certains brevets ont une durée de vie inférieure à la durée habituelle, car leurs termes sont limités aux termes de brevets délivrés antérieurement. C’est ce qu’on appelle un  » disclaimer terminal », et résulte du dépôt de deux demandes qui revendiquaient essentiellement la même invention. Les avertissements de terminal seront marqués sur le brevet délivré ultérieurement. Parfois, ils sont signalés par un astérisque après la date de délivrance du brevet, mais parfois ils n’apparaissent que dans le texte du brevet ou avec les données « application connexe » sur la face du brevet. Dans de rares cas, il y aura juste une note imprimée sur le brevet qui dit: « Ce brevet est soumis à une clause de non-responsabilité terminale », mais rien sur le brevet imprimé n’indique à quel brevet antérieur le terme est lié.

Dans la plupart des cas, vous devrez vous rendre sur le système de PAIRES publiques USPTO et essayer de trouver l’avertissement de terminal lui-même dans le Wrapper du fichier Image, s’il y en a un. Si le brevet est trop ancien pour avoir un Wrapper de fichier Image, vous pouvez consulter l’onglet « Continuité » par PAIRE ou la liste des applications associées sur le brevet lui-même – s’il n’y a qu’un seul brevet antérieur dans la chaîne, l’avertissement de terminal fait presque toujours référence à ce brevet. Appelez ce brevet, et suivez toute cette procédure pour cela, et vous découvrirez la date d’expiration commune pour les deux brevets.

Une fois que vous savez sur quel brevet le disclaimer de terminal était basé, vous devez considérer ce que le disclaimer de terminal disait était le moment où le terme a été rejeté?

• La durée légale complète : La plupart des disclaimers terminaux utilisés ces dernières années se réfèrent simplement à la  » durée légale complète » du brevet antérieur. Si la durée du brevet antérieur a été prolongée (voir la section 3 ci-dessous), alors la « durée légale complète » comprend probablement la période de prolongation de la durée, en particulier si la clause de non-responsabilité finale fait référence à la durée définie par 35 USC 154, puisque cette section définit à la fois la durée du brevet et spécifie une extension de la durée pour les retards de l’USPTO.
• Une Date précise: Si la clause de non-responsabilité du terminal exclut explicitement la durée après une date indiquée ( » toute la durée après le 3 mars 2013 « ) et ne fait pas également référence à la durée d’un autre brevet, cette date définit la durée refusée pour le brevet. Cette pratique était assez courante avant 1995, lorsque les termes des brevets étaient mesurés à partir de la date de délivrance du brevet et qu’il n’y avait pas de prorogation des termes. Il est (et devrait être) rare aujourd’hui.
• À la fois une date et la durée du brevet antérieur: Certains disclaimers terminaux plus anciens (ou des TD plus récents écrits par une personne utilisant un ancien formulaire – cela arrive) indiquaient à la fois une date à laquelle le brevet antérieur expirerait normalement, et indiquaient également que le terme refusé était celui du brevet antérieur. Selon plusieurs cas, la « date spécifiée » est mesurée par la durée du brevet antérieur, même si cette date d’expiration est postérieure à la date spécifique indiquée. Ces affaires concernaient principalement des brevets pour lesquels la différence dans la durée du brevet de base était due au fait que la loi avait changé et prolongé la durée du brevet antérieur, en raison du passage de juin 1995 de 17 ans à compter de la délivrance à 20 ans à compter du dépôt. Dans ces cas, lorsque les disclaimers terminaux ont été déposés, la date spécifiée et la date d’expiration normale du brevet étaient les mêmes dix-sept ans à compter de la délivrance. Étant donné que l’intention de la clause de non-responsabilité était de lier la durée du brevet ultérieur à la durée du brevet antérieur, le PTO et la cour ont déclaré qu’il n’était pas prévisible que quelque temps plus tard, la loi changerait et prolongerait la durée complète au-delà de la date indiquée, et que, par conséquent, la durée réelle prévaudrait par souci d’équité.

Normalement, pour les brevets déposés après juin 1995 qui ont une durée de 20 ans à compter du dépôt et où le brevet avec le disclaimer est un « enfant » du brevet de base – par exemple, s’il s’agit d’une continuation, d’une continuation partielle ou divisionnaire du brevet antérieur (ce sera presque toujours le cas) – un disclaimer terminal aura peu d’effet pratique. Les deux brevets auraient de toute façon eu la même date d’expiration de base.

Notez qu’un disclaimer terminal lie la durée d’un brevet délivré ultérieurement à la durée normale du brevet délivré antérieurement. Une expiration plus tôt que la normale du premier brevet, par exemple parce que le titulaire n’a pas payé les taxes de maintien en vigueur, n’affecte pas la durée du brevet soumis à la clause de non-responsabilité. Cela a été confirmé dans une affaire du tribunal de district de 2011, Hoffman-La Roche Inc. v. Chems d’orchidées. & Pharms. Ltd. (D-NJ 2011), et par le Circuit fédéral dans l’affaire pharmaceutique Pharmacia v. Par (CAFC 2005)

Le terme de base a-t-il été prolongé?

Les brevets fondés sur des demandes déposées le 29 mai 2000 ou après cette date (date de dépôt réelle, et non la date de priorité), pourraient avoir vu leurs conditions prolongées pour les retards de l’Office des brevets au-delà de certaines limites. De telles extensions, appelées « ajustements de la durée du brevet », sont automatiquement accordées lors de la délivrance du brevet, et elles sont généralement marquées sur la face du brevet, marquées d’un « (*) ». Par exemple, voir le brevet 7 613 700 – « (*) Sous réserve de toute clause de non-responsabilité, la durée de ce brevet est prolongée ou ajustée en vertu de l’article 35 USC 154(b) de 291 jours. »Ces ajustements sont calculés mathématiquement sur la base d’une formule qui prend en compte le moment où chaque action de l’Office a été envoyée par l’USPTO par rapport à une norme pour de telles actions, et soustrait les retards causés par le retard du demandeur, etc.

Règle spéciale pour les brevets délivrés entre août 2009 et mars 2010 : La décision Wyeth de janvier 2010 a estimé que l’USPTO avait mal calculé ces ajustements dans certains cas. Sur la base de cette décision, l’USPTO a annoncé en janvier 2010 que les brevets délivrés avant le 2 mars 2010, qui étaient en instance depuis plus de trois ans, pourraient voir leurs ajustements recalculés si le titulaire du brevet déposait un formulaire SB131 dans les 180 jours suivant la date de délivrance du brevet – en fait, cela signifiait donc que des extensions étaient disponibles pour les brevets délivrés après août 2009 et avant le 2 mars 2010, et que la dernière date à laquelle une personne pouvait déposer un ajustement Wyeth aurait été le 2 septembre 2010. Tous ceux qui étaient éligibles à la prolongation n’en ont pas fait la demande. Pour ceux qui ont fait une demande, et si l’USPTO recalculait et découvrait qu’une erreur avait été commise, l’ajustement de la durée du brevet imprimé au recto du brevet ne serait pas correct. Cependant, tout brevet concerné devrait être suffisamment nouveau pour que le formulaire de demande Wyeth soit disponible dans le système public de PAIRES de l’USPTO.

Cas particuliers : Certains brevets ont vu leur durée prolongée en raison de retards extrêmes dans les approbations gouvernementales en dehors de l’Office des brevets. Ceci est très inhabituel et s’applique presque toujours aux produits pharmaceutiques (par exemple, Claritin® ou Prozac®), aux produits alimentaires (Aspartame) ou aux dispositifs ou procédures médicaux, où l’approbation de la FDA peut parfois engloutir la majeure partie de la durée du brevet avant que le produit ne puisse être commercialisé. Il est également théoriquement possible qu’un brevet puisse voir sa durée prolongée par le Congrès par l’adoption d’une loi privée s’appliquant uniquement à ce brevet – nous disons « théoriquement » car cela ne s’est pas produit depuis la fin des années 1980, aucun brevet actuel n’est soumis à une telle extension, et la procédure a été essentiellement rendue obsolète par l’adoption des 35 articles 155 et 156 de l’USC, qui prévoient les extensions mentionnées ci-dessus.

Pour une liste des brevets prolongés en vertu des articles 155 ou 156 ou de droit privé, voir la Liste des durées prolongées de l’Office des brevets et des marques

Effet des Disclaimers terminaux (voir la section 2 ci-dessus) sur les prolongations de durée:

Extensions pour l’approbation de la FDA – la durée est prolongée après la date d’exclusion de responsabilité: Dans le Merck v. Dans l’affaire HI-TECH, rendue en mars 2007, la Cour d’appel du Circuit fédéral a jugé que si un brevet est soumis à une clause de non-responsabilité de terminal, les prolongations de durée pour examen réglementaire accordées par l’article 156 de la Loi sur les brevets (35 USC 156) sont ajoutées après la date de non-responsabilité de terminal. On peut supposer sans risque que les prorogations en vertu de l’article 155 seraient traitées de la même manière.

Prolongations pour les retards de l’USPTO – la durée n’est pas prolongée au-delà de la date de non-responsabilité: Les prolongations de durée dues à un retard de l’USPTO sont régies par l’article 154 (35 USC 154(b)). L’alinéa 154b)B) stipule ce qui suit ::

( B) Terme rejeté.- Aucun brevet dont la durée a été rejetée au-delà d’une date spécifiée ne peut être modifié en vertu de la présente section au-delà de la date d’expiration spécifiée dans la clause de non-responsabilité.

Bien que cette section se réfère à « une date spécifiée », comme indiqué ci-dessus, la plupart des disclaimers terminaux rejettent simplement le terme après « la durée légale complète » de l’autre brevet. Il y a eu quelques cas à ce sujet, et ils ont jugé que cette référence à une date de  » durée légale complète » serait une  » date spécifiée  » en vertu du présent article. Par conséquent, il peut probablement être considéré comme une règle générale que l’ajustement de la durée pour un retard de l’USPTO ne peut pas prolonger la durée de vie d’un brevet au-delà d’une date de non-responsabilité, que cette date soit donnée explicitement ou simplement par référence à la durée du brevet antérieur.

Y a-t-il eu un réexamen ou une clause de non-responsabilité volontaire qui a entraîné la perte d’une partie ou de la totalité des réclamations?

Ceci serait noté sur un certificat joint à l’image de brevet sur la base de données de l’USPTO, généralement en tant que dernière page du fichier image.

En de rares occasions, les brevets délivrés sont retirés de la délivrance sur ordre du Commissaire aux brevets. Dans ces cas, les brevets ne sont généralement pas disponibles sur la base de données de l’USPTO (mais parfois sur d’autres bases de données, telles que Espacenet de l’OEB, Google Patents ou les systèmes de rémunération).

Les frais d’entretien requis ont-ils été payés?

Brevets d’utilité : Les frais de maintenance sont dus à 3,5 ans, 7,5 ans et 11,5 ans à compter de la date de délivrance. La « fenêtre de paiement » s’ouvre six mois avant la date d’échéance (c’est-à-dire 3, 7 ou 11 ans après l’émission – les paiements antérieurs ne sont pas acceptés) et se ferme un an plus tard (c’est-à-dire 4, 8 ou 12 ans après l’émission). Si la taxe est payée pendant le « délai de grâce » de six mois après la date d’échéance (« Date de la surtaxe »), une surtaxe est ajoutée. Si les taxes de maintenance ne sont pas payées avant la fermeture de la fenêtre, le brevet expire à la fin du délai de grâce.

Remarque: Les brevets fondés sur des demandes déposées avant décembre 1980 (date de dépôt effective et non date de priorité) n’étaient pas soumis au paiement de taxes de maintien en vigueur. La plupart de ces brevets ont expiré depuis longtemps à la fin de leurs termes, de sorte que cette exception se produira rarement.

Vous pouvez utiliser le système de recherche d’informations sur les demandes de brevet (PAIR) de l’USPTO pour déterminer si des frais de maintenance ont été payés. Entrez le numéro de brevet sur le premier écran (vous devrez utiliser le menu déroulant pour changer « Numéro de demande » en « Numéro de brevet », ou entrez le numéro de demande, si vous le connaissez). Sur l’écran suivant, cliquez sur l’onglet « frais ». Cliquez sur « Frais de maintenance – Récupérer les frais à payer », et vous verrez un écran comme celui-ci:

Regardez les lignes « Fenêtre s’ouvre » et « Fenêtre se ferme ». Dans cet exemple, les frais de maintenance de sept ans et demi sont dus entre le 24 février 2005 et le 24 février 2006 (avec un supplément dû si les frais sont payés après le 25 août 2005). Puisque ces deux dates sont dans le futur (comme cela est écrit à l’automne 2004), le brevet est toujours à jour (notez également la ligne en bas de l’écran qui dit: « Actuellement, il n’y a pas de taxes dues. »). Si la taxe de maintenance n’est pas payée avant la date de « fermeture de la fenêtre », le brevet expirera à la « Date de surtaxe ».

En fait, les taxes de maintien en vigueur sur cet exemple de brevet n’ont pas été payées et le brevet a expiré en août 2005. Si vous regardez le brevet aujourd’hui, au lieu de l’affichage de la fenêtre de paiement, le système de PAIRES affichera un message d’erreur indiquant « * ERREUR: Il n’y a pas de relevé disponible pour l’année de paiement sélectionnée car le brevet a expiré. »

Vous pouvez également cliquer sur les sélections « Relevé de maintenance  » pour confirmer qu’une redevance a été payée et son montant.

En décembre 2004, le système PAIR a été amélioré pour noter un statut de « Brevet Expiré en raison du Non-Paiement des Taxes de maintien en vertu du 37 CFR 1.362 » pour les brevets qui ont expiré pour cette raison. Il semble que cela ne concerne que les brevets qui ont expiré après la date d’entrée en vigueur de l’amélioration. De toute évidence, si le statut a cette note, le brevet est expiré. Si ce n’est pas le cas, vous devez toujours suivre le processus ci-dessus pour vérifier si les frais de maintenance ont bien été payés.

Mais attention – même s’il est expiré en raison du non-paiement des taxes de maintien en vigueur, le brevet peut toujours être relancé: les brevets qui ont expiré en raison du non-paiement peuvent être rétablis, tant que le retard dans le paiement de la taxe n’était pas intentionnel.

Jusqu’en décembre 2013, une demande de relance d’un brevet fondée sur un retard involontaire devait avoir été déposée dans les deux ans suivant la fin du délai de grâce, et cette page disait que s’il s’était écoulé deux ans depuis l’expiration du brevet, il pouvait être considéré en toute sécurité comme définitivement mort. Cependant, les modifications apportées au Traité sur le droit des brevets en décembre 2013 ont éliminé l’exigence de deux ans, et les brevets peuvent désormais être rétablis après cette période simplement en payant la taxe manquante et une taxe de requête et en indiquant que le retard était involontaire. L’USPTO peut demander des informations supplémentaires et rejeter de telles pétitions, mais on ne sait pas s’ils le feront. Par conséquent, à l’heure actuelle, il existe un risque limité qu’un brevet qui a expiré pour non-paiement d’une taxe de maintien en vigueur puisse revenir.

Pour être tout à fait clair, le dernier paragraphe ne s’applique qu’à l’expiration en raison du non-paiement des taxes de maintenance – les brevets qui ont expiré à la fin de leur durée ne peuvent pas être rétablis.

Brevets d’usine ou de conception : Aucun frais de maintenance n’est dû sur les brevets d’usine ou de Conception.

Le brevet a-t-il été déclaré invalide par un tribunal ?

Si un brevet est déclaré invalide par un tribunal, il devient inapplicable. Malheureusement, il n’y a pas de moyen certain ou facile de le savoir.

Si vous avez accès aux bases de données Lexis ou Westlaw ou BNA USPQ (toutes disponibles uniquement pour les taxes, malheureusement), vous pouvez essayer de rechercher le numéro de brevet dans leurs bases de données des affaires judiciaires signalées pour voir si le brevet a pu être mentionné dans un rapport de cas. Une fois que vous avez une citation de cas, vous pouvez consulter l’affaire dans le système d’accès public aux dossiers électroniques des tribunaux (PACER). Vous pouvez également essayer de faire une recherche Google sur le numéro de brevet et voir si un cas signalé se présente, on ne sait jamais.

Si vous êtes préoccupé par un brevet, il peut être conseillé de demander à un conseil en brevets (par exemple, l’un des avocats de Brown and Michaels) de faire une étude de validité et un avis sur le brevet. L’avocat fera une recherche pour trouver l’état de la technique qui pourrait invalider le brevet, et examinera le dossier du brevet à l’USPTO pour voir s’il y a quelque chose qui pourrait affecter la validité ou la portée du brevet. N’hésitez pas à contacter Brown et Michaels si vous pensez avoir besoin de ce service.

N’oubliez pas notre page « FAQ brevets » – elle contient de nombreuses informations sur les brevets et le processus de brevet.

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